专利申请-创造性


一、本发明要解决的技术问题

参见说明书发明内容

现有技术未解决的问题

本发明意图解决的问题

二、采取的改进及由此产生的有益技术效果

在现有技术的基础上,本发明进行了blabla改进,这种改进带来了blabla效果,从而解决了现有技术未解决而本发明要解决的技术问题

三、确定最接近的现有技术

在审查意见通知书中所引用的两份对比文件中,由于对比文件1与本申请的技术领域相同,所解决的技术问题相近,且公开本申请的技术特征最多,因此可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。

如果D1不是最接近的现有技术,那么D1与本发明之间的区别技术特征就会更多,对申请人更有利。

四、确定区别技术特征

将本申请权利要求1与对比文件1相比较可知,权利要求1所要求保护的……与对比文件1中的……的区别在于:A(区别技术特征)。

——识别出的区别技术特征的数量错误(偏少)

也即,审查员将非区别技术特征(D1所没有公开的)认为是区别技术特征(D1所公开的)

  • 审查员声称D1公开了bla特征,但实际上D1可能只是提到这个特征中的概念,并没有真正的公开这个具体的特征,或者没有公开如何实现的这个特征,或者是加入了审查员的推测以实现这个特征;

  • 审查员声称D1公开了blab特征和bla特征的组合,这些特征散见D1各部分,但实际上这些特征根本不能组合在一起以获得作为整体的技术方案,因此没有公开这些特征的组合。

另外,该区别技术特征和申请人认为其主动作出的改进是否一致?这涉及要解决的技术问题与实际解决的技术问题之间的差别。

五、确定所实际解决的技术问题+所产生的有益技术效果

由此可知,权利要求1相对于对比文件1所实际解决的技术问题是:Q,所起到的作用/所产生的有益技术效果是:E1。

根据A在本发明中所起的作用而确定的该独立权利要求1相对于对比文件1实际解决的问题Q,也就是基于A,对比文件1没有解决而本发明解决了的问题。

如果区别技术特征与前述申请人认为作出的改进不一致,可能带来的效果也不一致,从而基于区别技术特征而实际解决的技术问题与申请人所要解决的技术问题不一致。也就是说,基于区别技术特征而重新确定所实际解决的技术问题。

确定区别技术特征起到的作用,未必有完全的对照组确定唯一由该区别技术特征带来的效果,可能是该区别技术特征所在的整体技术方案带来的效果。

六、是否提供了结合启示

##(一)其他技术方案没有公开区别技术特征,也不是公知常识

区别技术特征在最接近的现有技术(对比文件1)中的其他技术方案和所引用的其他对比文件(对比文件2-n)的技术方案中均未被公开,也不属于本领域解决该发明要解决的技术问题的公知常识,则本领域技术人员在最接近的现有技术和其他对比文件所公开的内容和本领域的公知常识的基础上,没有动机将区别技术特征的技术手段应用到最接近的现有技术中得到该发明专利申请的技术方案,也就是说该权利要求的技术方案相对于所引用的对比文件和本领域的公知常识对本领域技术人员来说是非显而易见的。

(二)其他技术方案公开了区别技术特征,或者是公知常识

1. D1的其他部分提供了区别技术特征

2. D2提供了区别技术特征

1)但所起的作用不同

区别技术特征虽然在其中某一篇对比文件中公开,但在该对比文件中所起作用与其在该发明中为解决发发明实际解决的技术问题所起的作用不同,则本领域技术人员在阅读这篇对比文件时,没有得到将该对比文件中公开的上述区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决该技术问题的启示,也就是说由通知书引用的对比文件和本领域的公知常识得到该独立权利要求的技术方案对本领域技术人员来说是非显而易见的。

D2涉及……虽然D2公开了A,但是由……可知,A在D2的技术方案中所起的作用是:E2(根据D2中的上述记载所确定的A的作用)。而由……可知,该区别技术特征在本申请权利要求1中为解决Q这一技术问题所起的作用为:E1(E1是根据本发明说明书中的上述记载所确定的A的作用)。由此可知,A在对比文件2中所起的作用与其在本发明中所起的作用不同。

因此,当本领域技术人员看到对比文件2时,由于A在对比文件2中所起的作用与本发明完全不同,因而不可能很容易地就想到利用A这一技术手段来解决最接近的现有技术对比文件1所存在的技术问题Q,也就是说对比文件2未给出应用其所公开的A来解决本发明技术问题的启示,因而由这两篇对比文件得到权利要求1的技术方案对本领域技术人员来说是非显而易见的,具有突出的实质性特点。而且,该区别技术特征也并非本领域中解决上述技术问题的公知常识,因而对本领域技术人员来说,权利要求1的技术方案相对于对比文件1、对比文件2和本领域公知常识也是非显而易见的,具有突出的实质性特点。

2)或者D1提供了相反的教导

区别技术特征虽然在某一篇对比文件中公开,但最接近的现有技术已给出与该发明技术方案相反的教导,即已经明确写明该最接近的现有技术中不适宜于采用该区别技术特征,此时就可以认为本领域技术人员在最接近的现有技术的基础上,没有动机将另一篇对比文件中所公开的区别技术特征应用到最接近的现有技术中得到该发明的技术方案。

七、本发明相对于现有技术带来的技术效果

此外,权利要求1的技术方案相对于该两篇对比文件来说,能够……(其相对于两篇对比文件所带来的技术效果),因而权利要求1相对于这两篇对比文件具有显著的进步。

八、四种特别情况

指南2.4.5给出四种不应轻易作出发明不具备创造性结论的情况,来分析具有突出的实质性特点和显著的进步

——首先应判断对现有技术作出贡献的特征是否在独立权利要求的技术方案中,否则应补入到独立权利要求中。

  1. 该发明相对于最接近的现有技术解决了长期依赖渴望解决但始终未能获得成功的技术难题

  2. 该发明克服了技术偏见

    说明书应解释为什么说克服了技术偏见,新的技术方案与技术偏见之间的差别,为克服技术偏见所采用的手段。如果原申请文件没有写明上述内容,最好不要用。

  3. 该发明取得了预料不到的技术效果

    从较大宽范围内,有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体,而技术效果产生了质的变化,具有了新的性能,或产生超过人们想象的量的变化,可以认定带来预料不到的技术效果,从而认定具有突出的实质性特点和显著的进步

    如果仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种,或者发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数,而这些选择是本领域技术人员通过常规手段得到,或者发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择,则不具备创造性。

    因此,除了与现有技术进行对比,还要判断被选择的要素和效果之间是否存在因果关系,如果两者之间存在因果关系,则不应判定该选择发明的技术方案能够取得预料不到的技术效果(即,如果存在因果关系,则可以推测选择了这个要素就必然可以获得这个效果,因而该效果是可以预料得到的)。

4.该发明在商业上获得成功

九、总结

综上所述,权利要求1相对于这两篇对比文件具备创造性,符合专利法第22条第3款的规定。在权利要求1相对于这两片对比文件具备创造性的基础上,从属权利要求……相对于这两篇对比文件也具备创造性,符合专利法第22条第3款的规定。


Kagami Yuan - 专利律师实习生,北京金杜律师事务所。
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